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美国案例简讯－RLMK－0124 6/1/2015
Patents / Claim
Construction
最高法院在Teva
Pharm. USA, Inc. v. Sandoz, Inc. 一案中修订上诉法院对解释专利项目的标准，指示到 “如同以往在联邦上诉法院处理的案件一样，如果只依靠内部证据 (Intrinsic Evidence) 理解专利项目的范围时，要根据案件事实重新审查。” Appellate
Review of Claim Construction Still De Novo If Based Solely on Intrinsic
Evidence, John C. Low, PhD., Fenner Investments, Ltd. v. Cellco Partnership;
Pacing Technologies, LLC v. Garmin Int’l, Inc. et al.
在Teva一案中，最高法院判决在审查上诉专利案件时联邦上诉法院可以继续全面地重新审查一审法院对专利项范围的解释的判决，如果一审法院解释专利项目时只依据法庭内部证据来理解专利项目中的字句。上诉法院可以全部重新审查，如果一审法院依据了外部证据 (Extrinsic Evidence)，比如专家证词，那么这样的 “辅助性的事实判决” ，上诉法院会採用不同标準来解释专利项目的含义.
在Teva一案后，上诉法院在Fenner Investments, Ltd. v. Cellco Partnership 一案中，依Teva案例肯定了一审法院对专利项目的解释，以及没有侵权的简易判决。 Fenner
Investments, Ltd. v. Cellco Partnership, Case
No. 13-1640 (Fed. Cir., Feb. 12, 2015 (Newman, J.) ) 上诉法院完全从内部证据去理解此案存在争议的专利项目中名词。存在争议的名词是 “个人识别数字 (PIN)。” 这是一个用以提供个人通讯服务的方法相关专利，上诉法院重审了在专利的详尽解释和专利审查历史，作出结论，这里的个人识别数字和个体用户相关，而不是与一个特定的仪器相关。
上诉法院作出结论，专利持有人宣称其专利是独特的以用户为中心的特质而不是以与仪器为中心的已有技术相关，大众也应该能够依据专利审查历史，而去理解专利的保护项的保护范围。上诉法院注意到，在专利说明中有这样的陈述，“个人识别数字和任何特定的通讯单位或物理位置无关，而是和个人用户有关。” 专利进一步说明该发明可以使用于非个人通讯服务系统，通过解释在非个人通讯服务系统中，“账目和系统管理步骤和固定电话（非手机移动电话）有关，” 上诉法院进一步发现，以用户为中心的个人识别数字是这专利发明这和以仪器为中心的专利是不同。专利持有人在专利审查过程中也做了类似的争辩作为克服专利审查是认为存在已有技术而对申请专利的否定。
上诉法院推翻一审法院对专利项目的解释，通过书专利中说明描述和专利审查历史来解读专利项目保护的意思。
在Pacing
Technologies, LLC v. Garmin Int’l, Inc. et al. 一案中联邦上诉法院肯定了一审法院的简易判决中不侵权判决，肯定一审法院对专利项目的解释。 Pacing
Technologies, LLC v. Garmin Int’l, Inc. et al.,
Case No. 14-1396 (Fed. Cir., Feb. 18, 2015) (Moore, J.) 本案涉及的专利中表述了一个可以辅助用户在移动中控制节奏，通过提供对应用户理想的节奏的一个节拍来完成。原告及被告在“录音重放装置”这个专利项目中的词条有争议。被告(Garmin)辩论其专利产品没有一审法院所解释专利项目中有一个录取重复装置—也就是说，一个能够重复播放声音，视频和可视讯号的装置，而且实际上，Garmin的装置只能显示用户理想节奏的信息。一审法院发现，Pacing的专利项目的保护范围不涵盖此功能。
联邦法院注意到专利持有人在专利说明中列出其发明的功用，在专利说明中， 列出该发明具有的各种特征，这样列出功能或功用本身就构成了一种否定或否认。 同时专利持有人又额外作出声明，19项列出的功能都能实现，其中一种功能是 “通过反复动节奏系统，包括数据存储和录取重复装置通过调节来产生可感应的节拍” 清晰而无误地对应其专利项目对特殊装置的功能。上诉法院同时反对原告提出认为这种解释是有误的。因为它排除了其它功能的该专利项目具有可能。上诉法院认为到该专利如果没有清楚列出那种可能功能，这功能在解释专利时实际上应被排除掉，但是即便如此，每一个专利项目都无需涵盖专利中描述多项可能时的所有可能。
美国联邦上诉法院继Teva后首次使用了重审标准，对于一审法院的判决采用明显错误的标准来解释专利项目，推翻了一审法院的简易判决中不侵权判决。
在上诉中，原告与被告就是否应该有所遵从一审法院对专利项目保护范围解释的判决，按照Teva一案的观点，进行了辩论。原告，专利持有人声称，上诉法院不应引用Teva是因为专家证词不过是作为技术指导的，而并非用来理解专利项目。被告争辩道，然而一审法院实际上使用专家意见做为“辅助性事实纠纷”来解释专利项目。
上诉法院同意原告并作出结论， 尽管一审法院允许了被告的专家证词，用来在庭上作为技术指导。专家证词是在讨论技术背景，而不是直接用来解决如何解释专利项目义意。联邦上诉法院也注意到一审法院本身亦声明它只使用内部记录确定一个合适的对专利项目的解释，因为一审法院没有依据专家证词来解释专利项目，那么上诉法院便依据内部证据，即: 专利项目，专利详细说明书，和专利审查历史来全新解释专利项目的意义。
© Copyright 2015 Kao H Lu
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请参考：
http://www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/13-854_o7jp.pdf
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