欧洲专利诉讼模式[1]

临时禁令和简易判决

John M．Romary

A． 请求颁布临时禁令的动议

尽管很难获得，专利权人可在专利诉讼的开始利用临时禁令阻止进一步的侵权行为。如果成功地获得了临时禁令，专利权人往往成功而有利地解决了该案，并不需要在要求告知程序、预审或审判中花费大量的法定费用。

在对专利侵权行为提起颁布临时禁令的动议时，专利权人请求法院以“初步依据”而不需要完整的审判禁止或阻止进一步的侵权行为，颁布这种临时禁令的依据是专利权人无法仅通过金钱得以赔偿的事实，该损失只能通过法院命令被告停止该侵权行为才能得到充分的救济。

临时禁令的动议只能以情况紧急为由提起，比如，一旦专利授权或侵权行为被发现。

在决定是否对专利侵权行为颁布临时禁令时，地区法院必须适用联邦巡回上诉法院确立的临时救济的标准，而不是地区巡回法院确立的标准。联邦巡回上诉法院要求地区法院考虑以下四个因素：

a． 专利权所有人是否有合理依据可能在审判中胜诉；

b． 如不颁布该命令，专利权所有人是否会遭到不可挽救的损失；

c． 权衡颁布或拒绝临时禁令给专利权所有人带来的困难，哪个更有利于专利权所有人；

d． 以及临时禁令对公共利益的影响。

上述四个因素没有一个是决定性的，“地方法院必须权衡和考虑每一个因素与其他因素进行比较，同时考虑要求救济的种类和数额”。法院必须采取一个“灵活的方法分析这四个因素”。

颁发临时禁令或拒绝颁发临时禁令由地区法院进行自由裁量，不能在上诉中以滥用自裁量权、适用法律错误或对证据严重判断适当为由被撤销。

B．请求简易判决的动议

为回避或简化审判的另一重要策略是提出请求简易判决的动议。一般地，此意味着就案件中的特定争议可通过以书面文件为基础的判决解决，而不需要进行完整的审判。如果不侵权的决定能基于这种简短或“简易”的依据作出，则该案将直接终止，而不需审判。有效或无效也可成为通过简易判决确定的争议。这种类型的动议对原告和被告为避免审判是非常有效的策略，尤其是陪审团审判。

１、 对基本事实无真正的争议

联邦民事诉讼法第５６条规定了简易判决，部分摘录如下：

如果原被告的请求书、质证、询问的回答和承认与宣誓陈述书一起均在案卷中，如果表明，对任何基本事实没有任何真正的争议存在，而且提出动议的一方要求就法律问题进行判决，判决应当立即作出。（着重符号由作者添加）

对于没有“真正的争议”的“基本事实”，一方当事人可向法院提出动议。这意味着由法官而不是由陪审团决定该动议。提交动议的一方当事人要求法院在审判中对该基本事实不增加诉讼成本就进行判决。就如美国最高法院在Anderson v．Liberty Lobby．Inc．，477 U．S．242，248（１９８６）中所解释的：“如果该证据能使有理性的陪审团作出不利于非动双方的裁决，实体法将鉴定哪些事实是基本的［以及哪些将视为真正有争议的事实］”。

２、 请求就法律问题进行判决

提出动议的一方必须有权就法律问题获得判决，这意味着没有禁止判决额外的政策或法律约束。既然判决不仅根据动议作出，而未经完整的审理，判决就被称作“简易的”

３、 非动议方的举证责任

    一般来讲，非动议方对足以导致要求提交陪审团进行解决的关于事实存在的争议的主张负有举证责任，就提供特别的证据。

４、 权利要求的解释现在是一个法律问题

在专利案件中，要求简易判决的一般动议与是否侵权的问题相关。

法院最近的判决使关于侵权或不侵权的简易判决更易获得。法律上已明确，专利权的解释是一个可由法官在简易判决中予以决定的法律问题。一旦法院已解释专利权，将被诉装置与法官解释的专利权进行比较一般就是一件容易的事。法院就可以在简易判决中确定被诉装置是否落入专利权的范围。

即使法院拒绝了被告提出的不侵权的简易判决的动议，决定动议的程序也要求原告（专利权人）对专利权权利要求进行特别的解释，这使被告（被诉侵权人）更易于“围绕”权利要求和/或解决分歧。这样，完整和深入的审理就可避免。

法院未能批准简易判决的动议并不意味着侵权争议已通过相反方式确定，但表明该问题在简易判决中解决太封闭，只能在审理中确定。

５、 其他可提出简易判决动议的普通争议

（a）  根据美国法典第３５篇第１０２（b）声称基于在先使用或销售而使专利无效；

（b）  根据美国法典第３５篇第１０２条声称基于在先的未被PTO审查员考虑的文献而使专利无效。

          １９９８年１０月论坛

Markman 听审

Don w．Martens

一、引言

最高法院和联邦巡回法院对Markman v．Westview Instruments，Inc．一案的裁定52 F．3d 967(Fed．Cir．1995) (in banc)，aff’d 116s．Ct．1384(1996)，改变了专利权诉讼的面貌。Markman从陪审团那获得的是对解释专利权利要求的含义的苛评争议。权利要求的含义常常是专利权诉讼争论的中心。通常，权利要求的含义一旦被确定，裁定文字上的侵权的争议就不存在事实问题。因此，Markman案在专利案件中通过减少可争议事实的数量，实质上已增加了简易审判的可利用性。

从另一方面而言，在Hilton Davis Chem．Co．v．Warner-Jenkinson Co．，Inc．一案中，62 F．3d 1512，1520(Fed．Cir．1995)(in banc)，联邦巡回法院认为由陪审团审理的等同原则下侵权是事实问题。Hilton-Davis一案，被最高法院依其他理由推翻和驳回。Warner-Jenkinson Co．，v．Hilton Davis Co．，117S．Ct1040(1997)。然而，最高法院暗示对联邦巡回法院继续陪审团争议/审判争议，有“充分的支持”。Id．at1053．因此，Hilton-Davis案稍微缓解了Mark案的强烈影响，因为如果法院发现没有文字上的侵权行为，那么在许多案件里，等同原则下的侵权行为的争议应由陪审团来审理。

虽然由陪审团审理的等同原则下的侵权行为是事实问题，但禁止或限制侵害等同的范围的禁止反悔原则的适用，是由法院确定的法律问题，可通过上诉再审。Instuform Technologies，Inc．v．Cat Contracting案，99F．3d 1098，1107(Fed．Cir．1996)(citing 116S．Ct．917(1996))。因此，在涉及等同原则时，如果禁止反悔原则对等同原则下的侵权行为的争议具有决定性的活，法官仍可从陪审团那获得案件的审理。

二、提出权利要求解释的争议

在审判之前，法院既可以以文字记录或听证会的方式，解决权利要求解释的争议。或者法院可以等到审判之前，在证据提出之后，解决权利要求解释的争议。

    A、在审判前确定权利要求解释争议的优势

    诉讼初期权利要求解释争议的处理使争议的界定容易些，集中于要求告知程序上，可以促进解决。权利要求解释争议在前的处理可使审判中提出的争议得以处理或简化。

B、“Markman听审”

    通常，权利要求解释争议是通过审判前某个时候举行的众所周知的“Markman听审”解决。任何一方当事人可以通过提交“Markman动议”或“权利要求解释的动议”，启动诉讼程序。

法院可以为Markman听审设立特殊的简易安排，代替普通申请和简易程序。例如，专利权所有人可被要求首先提交权利要求说明，随后是被控的侵权人，通常是随着权利人的答复。此外，也可要求同时作开庭简要陈述和同时答复。见Local Rules U．S．Dist ．N．D．Ca，Civil L．R 16-10(要求每个当事人提交”提出的权利要求解释说明”和在60天内“对提出的权利要求解释说明的回答”)

法院可决定举行有限的听证会，以口头或专家证言的方式补充动议书上的证据。Fed．R．Civ．P．43(e)；Utah．v．Marsh，740F．2d799，891n．2(10 th Cir．1984)；见Local Rules U．Ｓ．Dist．Ct．Ｎ．Ｄ．Ｃa．，Civil Ｌ．Ｒ．16-11（设立指导专利案件“权利要求解释听审”的详细规则和程序）。此外关于权利要求解释争议，法院可以指令一个单独的审判。Fed．R．Civ．P．42；Elf Atochem诉Libbey-Owners-Ford Co．，894F．Supp ．844(D．Del．1995)。如此听证会或单独审判对提供工业技术或法律争议另外的背景，可能是适合的。

初审法官被准许、甚至有义务裁定作为法律问题的权利要求解释的争议，即使存在与权利要求内容的适当的含义相冲突的证据。见Markman案。在Markman听审中，法院在考虑“外在”证据（例如，专利和审查记录外部的证据）之前，就先依据“内在”的证据（例如，公开的记录-专利自身的文件和审查记录），尝试解释权利要求的目的。Vitronics Corp．v．Conceptronic Inc ．，90  F．3d  1576，1581-83(Fed．Cir ．1996)．

如果在考虑内在证据之后，来自公开容易取得来源的外在证据，例如词典、技术论文和文章，有助于法庭理解基本的工业技术和权利要求中存在的不明确之处，那么它一般比专家证言更使人相信，可被考虑。Vitronics案，90F．3d at 1584-85 n．6．。既可在审查记录中引证，也可在审查记录之外引证的先前技术，也可以被考虑帮助解决诉讼请求不明确之处，它比专家证言较受欢迎。

C、在审判前提起权利要求解释争议的其他技巧

１、 申请临时禁止令

在寻求初步禁止令时，专利诉讼当事人可以在案件初期获得有关权利要求解释争议的预先指示。在确定倡议人是否“可能地”在案件实质上占有优势，法庭至少应就权利要求解释争议做出最初的决定。这最初的决定不必是最后的或最终的。作为替代，法庭可以给予暂时性的解释，以延缓最终的权利要求解释，直到当事人已“提供全部权利要求的发明和先前技术的描述”为止。Sofamor Danek Group，Inc．v．Depuy-Motech，Inc．案，74F．3d 1216，1221(Fed．Cir．1996)。另见Sofamor Danek Group，Inc．v．Depuy-Motech，Inc．案，897 F．2d 1572 (Fed．Cir．1990)。（“初审法院［授予或拒绝初步禁止令］不必做出事实判决，但至少应发现必要事实能被证明的可能性”）虽有暂时性的解释，但当事人可以洞察法庭在审判中可能如何裁定争议或者如何裁定简易审判的动议。

上诉权来源于授予、拒绝、变更或解除临时禁止令的命令。28 U．S．C．1292 (a) (1)。因此，在诉讼初期，当事人也可以得益于联邦巡回法庭对权利要求争议的再审。然而，对初审法庭授予或拒绝初步禁止令进行再审的标准，是“自由裁量权的滥用”。因此，联邦巡回法院对诉讼请求解释争议的再审，没有希望帮助的那么大。见International Communication Marterials，Inc．v．Ricoh co．，Ltd．案，108 F．3d  316，318-319(Fed．Cir．1997)。（我们不认为它是我们的职责，即在这些情况下明确地解释［诉讼请求］，或者犹如最终判决般，再审没有完全记录的初审法院的暂时性解释，而对这记录初审法院认为这对它自己的最终裁定是必要的。）但Vehicular Technologies Corp．v．Titan Wheel，International，Inc案，141 F．3d 1084(Fed．Cir．1998)。（初审法院根据法律上错误听诉讼请求解释行使自由载量权而授予的临时禁止令，应该撤销。）

２、 全部或部分简易判决的动议-Fed．r．Civ．p．56

a、 侵权或者未侵权的简易审判

通常关于被控告的产品或方法不存在事实上的问题。因此，以书面形式使权利要求对应被控告的产品或方法不存在事实上的问题，─侵权分析的第二步─ 一旦权利要求作为法律问题来解释。很清楚，法庭应将权利要求作为法律问题来解释，Markman案将使简易审判更容易利用。然而，有些初审法院似乎卷入Markman听审的神秘性，直到以后在要求告知程序中，举行Markman听审之后，他们才对简易审判的动议怀有兴趣。

b、 有关其他争议的简易审判

    诉讼请求解释也可以与其他有关的争议一起提出，例如无效和不可实施。诉讼请求解释的争议连同这些辩护中的一个或多个，可以通过简易审判裁定。

D、在审判期间或之后解决权利要求解释

    在一些例子中，法官可以延缓裁定权利要求解释争议，直到当事人在审判中提供所有证据。在法官审判中，这是更可能的。特别是在陪审团审判中，这可导致事实上的不利。

三、将侵权争议提交陪审团

当将权利要求争议提交陪审团时，法官有如下的选择余地。

    １、关于诉讼请求的含义，法官可以以陪审团指导书的方式，指导陪审团，让陪审团通过一般的判决、特别的判决或特殊的质问，裁定权利要求是否涵盖了被指称的侵权产品或方法。

    ２、法官可以要求陪审团通过特殊质问，只解决有关被控告的产品或方法的事实争议-被控告的方法是作用于A，还是作用于B ?然后法官应将法庭解释的权利要求对应于被控告产品或方法，根据陪审团反应的观点，确定侵权行为。

３、  为供咨询审判，法官可以将权利要求争议提交给陪审团，然后在陪审团判决之后，作为法律事实亲自裁定争议。（“尽管初审法院．．．应将有关权利要求的含义指导给陪审团．．．，通过法院对Westview案事后审判动议的事后反应来看，没有那么去做，也无妨碍。”）

四、结论

在Markman 案中，最高法院和联邦巡回法院极大地减弱了陪审团确定文字上的侵权的作用。在Hilton davis案，联邦巡回法院拒绝限制陪审团根据等同原则确定侵权行为的作用。文字上侵权简易审判，应当非常容易获得，但是等同原则下侵权的争议将留给陪审团解决（缺少禁止反悔原则或其他法律禁止的规定）。

为审判作准备

                       John M．Romary

在审判开始之前，各种不同的程序上的问题，随着要求告知的终了而结束。正确的初审策略和要求可以或可以不受诉讼地点的影响。初审法院都要为联邦民事诉讼规则赋予审判前的要求所制约。以下是适用于任何法庭的初审策略问题。

A、  Limine动议

    Limine动议是，以获得对种种不同事情的裁定的一项动议或者向法官的请求。动议是具有说服力、有战略性的动议，它有时可显著地使审判简单化。动议的一些常见用法如下。

１、  排除证据或证人

     证据文件或证人证言，基于以下原因，不是被完全限制，就是被完全排除。＜１＞缺乏关联或其他无法接受的原因，＜２＞在要求告知期间，有不适当的行为，＜３＞“过分的偏见”，或者有陪审团滥用证据的可能，＜４＞特别案件其他异常的情况。

２、  在审判中控制证据序列

     作为原告的专利所有人，负有证明侵权行为和损害的责任。与效力有关的事情，直到被告人以答辩方式提出时，才会产生争议。然而，原告为了“加强”效力或减少被告无效案件的影响力。通常，首先要求去做的是提出有效性的证据。有时我们可以从法庭获得阻止原告提出的有效性证据的命令，直到出现反驳的事例为止。

     B、局部简易审判的动议

     简易审判动议是指鉴于案件中的证据不存在关于指定问题的审判争议，而从法庭那寻找裁定的一种动议。换句话说，事情结果非常清楚，没必要提交陪审团或经过完整的审判。简易审判的动议，正如前面所说的，可能对全部诉讼具有决定性。此外，简易审判动议，对从诉讼中除去一个或一些诉讼争议，在策略上非常重要。在专利侵权诉讼中通常发生许多诉讼争议，但相对地很少有人真正地要求提交给陪审团。

C、分开审判的动议

值得提出考虑的想法是，是否将某一诉讼争议从总的审判中分开，或者阻止另一方将某一诉讼争议从总的审判中分开的努力。例子如下：

１、  不公正的行为

通常在陪审团审判之前，专利所有人可能就不公正行为的诉讼争议设法举行单独的审判。被控告的侵权人可以阻止这一努力，渴望让陪审团听审“坏行为”的证据，或许使陪审团对专利所有人怀有偏见。

２、  损害赔偿

有时一方当事人渴望，或者双方当事人同意随着责任审判举行单独的损害审判，这使责任审判变得简单，如果责任不成立，当事人可省去举行损害审判的许多费用。

３、  故意

被控告的侵权人可以设法就侵权行为的故意，举行单独的审判，以使陪审团不能听审复制的证据或者其他不良行为。在责任审判期间，专利权人可以让陪审团听审那证据。

４、  反垄断争议

被控告侵权人偶尔     宣称专利权所有人违反了反垄断法，例如试图故意实施无效的专利。专利权所有人，有时是双方当事人，可以就反垄断违法行为的诉讼争议，寻求单独的审判。

D、指定证人

案件以证人为依存。证人常常比冷漠的书面文件更宜于说服陪审团。选择证人是审判准备前非常重要的方面，应选择对诉讼事由适当了解的，又具有足以使陪审团信服的适当的外表和举止的人为证人。在科学领域里最受尊敬的证人，提供给陪审团，可能并不是最好的选择。

１、  专家证人

法官在准许或排除专家证人方面有相当的自由裁量权。有意义的是，与其说专家证人能证明基本事实 ，不如说是证明他们形成的意见。此外，专家的意见可能以审判中其他不可采信的事情为根据。一般而言，专利诉讼可涉及三种类型的专家证人。

a、 技术专家

通常在有关的技术领域里，拥有很高地位或经验。他们可以证明先前技术的内容，权利要求内容的含义或说明，被控告的设备或方法如何工作，或者其他与技术有关的事情。

b、 法律专家

是指具有丰富专利经验的律师。他们有时得不到法官的许可，有时被大量使用。可以在商标专利局就有关程序作证，就揭开秘密的义务作证，就在其他诉讼争议中显而易见的或侵权的诉讼争议的责任作证。

c、 损害赔偿专家

专利侵权的损害赔偿，既可以以专利权人因侵权人的存在而在市场上失去的利益来计量，也可以依据侵权人的侵权销售额而应支付合理的专利权使用费来计量。这些损害赔偿计量中的任何一种计算方法都可能是非常复杂的。而且，也可能涉及像价格的冲击和“整个市场价值”损害理论这样的复杂争议。通常侵权诉讼的双方当事人提供损害专家，这些专家已复查了当事人大量的财政记录，并将证明有关的损害计算方式。

损害专家可是律师，但通常是注册会计师或其他受过经济学训练的人。

２、  事实证人

事实证人是亲自看见、听见或者所作与诉讼争议有关的个人。他们不能提供意见。      

发明人依惯例被称作事实证人。作为被控告的公司侵权人，像主管经理、财务总监或其他与决定生产被控告的产品有关的高级职员，依惯例被称作事实证人。与产品开发有关的工程师，也时常被称作事实证人。“第三方”证人，诸如了解先前技术、先前售卖活动以及其他情况的人。也被称作事实证人。

E、为审判准备证人

当事人通常对提供的专家证人有选择的权利。然而，对于事实证人，很少有选择的余地。事实证人随时可自愿提供情况，或者不出庭讲诉实情。因为这个或其他的原因，辩护律师依惯例为审判准备证人。

事实证人按照程序上期望的内容，按照他们可能被提问到的诉讼事由以及回答反方律师问题的指导方针，作简要说明。此外，事实证人常常要依照影响他们证言可信性的行为风格、演讲模式或技巧，作简要说明。

F、准备视觉辅助设备

视觉辅助设备在帮助当事人的证明案件方面，非常有价值。这特别适合陪审团审判。

１、  图表

许多案件的文字资料最好以图表形式提供，例如馅饼图样或棒子图形。此外，应该使用曲线图和其他图解，这样无论如何，他们有助于诉讼事由的理解。依惯例使用权利要求图表。权利要求图表仅仅是专利权利要求增加的部分，或者在诉讼中被涉及的专利权利要求的有关部分。专利所有人常常使用再现权利要求的侵权产品的图表，并同时使用被控告产品的图解。可以从每一个权利要求要素到有关被控告产品相应结构之间，划条线。颜色编号也常被使用，以使陪审团或法官能轻易地观察有关被控告产品的那一部分，与权利要求的那一要素有关。

被控告的侵权人常常有无效的图表。在这图表里，权利要求又被扩大和体现。这图表也包含着有关先前技术的主要简介，以及展示先前技术所披露的权利要求每个要素的色彩编号或者线。未侵权行为图表也可以适当使用。

２、  演示

演示对将案件介绍给法官或陪审团，可能非常有效。专利所有人应该以强调发明对进步的贡献的方式，对先前技术和具体化的发明创造一一相比较。也可以设计展示侵权、未侵权和无效的演示。可以使用被控告产品和先前技术的模型，或者通过录象带展示。

３、  录象介绍

在诉讼中有效的演示必须依据案件基本情况来确定。通常，图表或示范通过录象介绍，也包括为审判特别准备的动画制作。

                  选择陪审团

                  Don w．Martens

假如任何一方当事人请求陪审团的话，那么案件就要在陪审团面前审理。在决定请求陪审团和在陪审团案中，如何影响陪审团的组成，则是个值得考虑的策略问题。

选择陪审团的第一步，是选择诉讼地点。原告选择地点，是在可适用的管辖权和案件发生地要求的范围内。被告虽然会试图改变地点，但常常不能妨碍原告的选择。正如以前曾讨论过的，两在公司之间的诉讼可能被确定在不同的地方。对于在指定地点可能被选择的陪审团，专业陪审团顾问可有效地提供有关他们大概的教育水平、偏爱及其他方面的建议。

通过汽车驾驶执照的记录和选举登记记录，法庭为某一特定地区选择“一潭”或一群潜在的陪审员。这群人里有成百或上千个潜在的陪审员。为某一特定案件，法庭接着从陪审团人群中，随意地选择大约４０人左右的一小群潜在的陪审员。

法庭以一组问题提问每一个成员，以确定他们的背景以及他们与当事人的关系，或者其他潜在的偏爱。法庭也可自行决定准许当事人提出问题。有时，法庭应准许律师向潜在的陪审员提问。根据对这些问题的回答，当事人可以设法将某个人从陪审团中排除掉。

每个当事人在某种情况下可取消潜在陪审员的资格。准许有“理由”无限制地取消资格。然而，“理由”是被严格定义的，它包括如下情况：潜在的陪审员是当事人的亲戚；潜在的陪审员不能很好听审和不能够听审证词，或者除此之外显然不能重视证词或导致不公平的判决。

每一个当事人也可被准许使用一定限量的“断然要求陪审员回避”制度。断然要求陪审员回避制度不需要理由。无论如何，他们不是以种族为依据。决定何时使用有限的断然要求陪审员回避制度，可能是值得考虑的策略问题。

最后，选定６至１２名人组成的陪审团来判决案件。除非当事人间有不同的约定，否则陪审团的判决必须意思相一致。

             专利诉讼的庭审程序

                 Don W．Martens

在专利侵权诉讼中，实际上进行开庭审理的时间可能会持续几天甚至几个月。大多数的案件是按照下述的一般原则进行审理的。然而为了满足法官自己的需要，或是根据双方当事人的协议或双方当事人提出的请求，审理案件的法官在改变提交证据的方式和辩论的方式上具有相当大的权力。

A． 开庭陈述

各方当事人都被允许向法官或陪审团概括陈述其想要在审理中证明的事实，作开庭陈述。这是给陪审团留下良好第一印象的关键机会。在开庭陈述中，律师向陪审团讲述他们将在审理中听审的案情。尽管律师只能就将要提出的事实进行陈述，而不能就那些事实所包含的意义进行辩论，但是一个老练的律师会试图以一种能说服陪审团的方式来陈述案件的事实。

B． 举证顺序

１．  专利权人举证

在原告为专利权人的简单案件中，通常情况下由专利权人先进行举证，并试图证明：

a． 被告人的侵权行为

b． 故意侵权（如果是的话）